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[특허경영] 미국 특허심판원, 단순 유사성만으로는 진보성 거절 어려워

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김봉석 기자
기사입력 2020-04-02

세계 최초로 특허제도를 고안한 미국의 경우에 특허를 등록받기 위해서는 특허청에 특허를 출원한 후 특허법 절차에 따라 심사를 받아야 한다.

심사과정에서 미국 특허법 및 심사규칙(MPEP)에 따른 형식적 요건과 실체적인 요건(101조-발명의 성립성, 112조-기재불비, 102조-신규성, 103조-진보성, 이중특허, 등) 등의 다양한 법률적 규정을 충족시켜야 등록될 수 있다.

아래에 제시한 사례는 '세일가스 분리 및 청소 시스템 특허'와 관련된 무효 심판건에 대한 내용으로서 미국 특허심판원(PTAB)이 판결한 내용이다.

1. 국문 요약
미국 특허심판원에서는 미국 특허법 103조(진보성)에 따른 인용발명들의 조합을 정당화하기에 충분한 유사성이 있는지에 대한 하기 판례에서, 단순한 유사성만으로는 당업자가 머드 가스 분리기를 세일가스 분리기로 변형하기 어렵다는 점을 근거로 제시하면서 진보성을 유지했다. 즉 무효심판 청구인의 주장이 배척된 것이다.

2. 원문 요약 (William Wesley Carnes v. Seaboard (PTAB 2019))

History:

Patent at issue is related to Shale Gas Separating and Cleanout System.

•Petitioner cited five prior art references to invalidate the claim on obviousness ground.

•Petitioner argued that the claims of the patent were obvious because the combination of prior art references, which are in same technical field and provide similar functionality (i.e. mud gas separators and shale gas separators accomplish same objective using the same process).

PTAB Holding:

PTAB held that mere similarities would not have provided a skilled artisan to modify the mud gas separators to shale gas separators.

•The proper standardis that rejections on obviousness grounds cannot be mere conclusory statements; instead, there must be some articulated reasoning.

•Here, PTAB found that the petitioner’s argument on similarity constituted a mere conclusory statement.

•PTAB also rejected the petitioner’s argument that the prior arts address the common problem in the oil and gas industry of safe material disposal.

•Petitioner’s assertion that a skilled artisan “could have” combined the references was insufficient for S103.

▲ 출처: 국가정보전략 연구소
 
김봉석 기자 bskim1999@hanmail.net
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